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商標権という財産を大事に守り、活かす!!


登録商標は貴社の大切な財産。商標権は財産権です。

 長年に亘り使用されている商標は、お客さんがその商標を見るだけで「一流品である」とか「美味しい商品である」とか「質の高いサービスを提供する店である」ということをイメージするようになることがあります。
 例えば、フランス製の高級かばんのブランドを見た人は、そのブランドから「一流の職人が一つ一つ手作りで製作した高級なかばん」であることを認識し、一流ホテルの名前から「洗練された最高のサービスを受けることができる」ということを認識して、「その商品を買おう」とか「そのホテルに宿泊しよう」と考えます。そして、このようなブランド名やホテル名、つまり商標を使用すると「また買いたい」とか「また行きたい」と思わせる「魅力」や「信頼」がどんどん蓄積されます。
 このように、商標は使えば使うほどその価値が高まる、いわば育てることのできる財産なのです。

 弊所は、80余年の歴史の中で蓄積した「商標の育て方」に関する広い経験と見知に基づき、貴社にとって最善の育て方をご提案することができます。

 ここでは、第三者からの取消審判請求などによる商標権の消滅を予防する措置や、登録商標の有益な活用方法など、商標登録が完了して商標権を取得した貴社が登録商標を育てていくために留意すべき事項について簡単にご説明します。

1.商標権維持の為の手続

 (1)更新登録手続

 (2)登録異議の申立てを受けた場合

 (3)会社が合併した場合/相続があった場合

2.財産的価値の維持

 (1)普通名称化の防止

 (2)登録商標の使用態様を変更する場合(不使用取消審判対策)

3.財産としての商標の活用

 (1)第三者への使用許諾

 (2)商標権の譲渡・質権の設定

4.権利行使

5.他人の商標権成立の阻止・商標権を消滅させるための手段

 (1)ウォッチング調査(他人の出願動向調査)

 (2)情報提供(特許庁に対する拒絶理由情報の提供)

 (3)登録異議申立(他人の商標の過誤登録を取り消すための手段)

 (4)無効審判請求(他人の商標の過誤登録等を無効にするための手段)

 (5)取消審判請求(他人の商標の登録を取り消すための手段)


1.商標権維持の為の手続

 (1)更新登録手続

 商標権は設定登録の日から10年間存続し、その後も10年ごとの更新手続きを繰り返すことにより半永久的に商標権利を維持することができます。
 そして商標を長く使えば使うほど「魅力」や「信頼」が蓄積されていき、その財産的価値が高まります。
 商標権の更新時期は商標権者が自ら管理する必要があり、特許庁は更新の時期を事前に案内してくれません。万一、更新の時期を逃してしまうと、その商標を改めて出願する必要があり、その改めての出願の前に他人が同一・類似の商標を出願してしまっていると商標登録できなくなる場合があります。

 このような事態を避けるため、弊所では10年毎の商標権存続期間の更新時期が近づいた頃に、貴社に権利更新時期のご案内をお送りします(なお、この弊所からの更新時期のご案内は無償でご提供するサービスであり、更新期限の徒過について弊所は責任を負いかねることを予めご承知おき下さい)。

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 (2)登録異議の申立てを受けた場合

 商標権が設定された後、登録商標や権利者(貴社)などの所定の事項が記載された商標公報が発行されます。
 その発行日から2ヶ月間が商標登録についての異議を申し立てることができる期間(異議申立期間)であり、登録商標について特許庁の審査で見過ごされた拒絶理由(異議理由)がある場合には、何人も(誰でも)、この期間中にその商標登録を取り消す為の異議申立を行うことができます。

 万が一、貴社の登録商標に異議が申し立てられた場合でも、直ちにその登録が取り消されるわけではありません。異議申立てがあった場合は、まずその異議理由の妥当性について特許庁で審理が行われ、商標登録を取り消す理由があると判断された場合には、商標登録を取り消す理由が通知されます。
登録取消しの理由が通知された場合には、弊所の弁理士がその妥当性を検討し、適切な対応策(異議意見書の提出など)を貴社にご提案致します。

 なお、2009年に登録された商標は約10万8,000件であり、登録異議が申し立てられたのはそのうちの473件(約0.4%)です。過去5年のデータによれば登録異議申立により登録取消しとなった商標は全申立てのうちの約18%ですので、このデータに基づけば、2009年の473件の異議申立により取り消される登録商標は85件程度(同年に登録された商標の約0.08%)と見込まれます。
 そして弊所で商標調査を実施した場合には、事前に異議理由を察知することができる場合がほとんどであることから、登録後に異議申立を受けるリスクはさらに小さくなります。

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 (3)会社が合併した場合/相続があった場合

 商標登録に関する情報、例えば商標権者の氏名・名称や、指定商品・指定役務の内容などは、特許庁に備えられる「登録原簿」に記録されています。
 商標権は土地や建物のように実体的な客体を伴わないことから、権利移転の手続が見過ごされてしまう場合が少なくありませんが、商標権者である会社が合併により別法人となった場合や、商標権を相続した場合は、速やかにその旨を特許庁長官に届け出て、登録原簿の記録を変更する必要があります。
 なお、持ち株会社設立の場合には、更に周到な登録事項の変更手続が必要です。

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2.財産的価値の維持

 (1)普通名称化の防止

 第三者が貴社の登録商標を商品の普通名称の如く使用している状態や商品の内容表示であると理解するようになっている状態が長く続くと、その貴社の登録商標は、もはや貴社の商品を特定するためのブランドではなく、同種同様の商品を指し示す普通名称となってしまう場合があります。
 このように、登録商標であるが、広く普通名称として使用されることによって、もはや誰のブランドか分からなくなってしまうことを登録商標の「普通名称化」といいます。
 有名な例では「エスカレーター」や「ホッチキス」があります。これらはかつて登録商標でしたが今や普通名称と認識されてしまっています。

 せっかく登録した商標も、普通名称化してしまっては、その財産的価値は損なわれ、有名無実な商標権を持つことになってしまいます。
 普通名称化を予防するために、登録商標の使用態様を社内規約や使用許諾契約において厳重に管理する必要があります。この他の普通名称化の予防措置としては、業界紙や辞典類で貴社の登録商標が普通名称のように説明されていないかについての定期的な確認が挙げられます。

 弊所では、商標の使用に関する社内規約のチェック、商標ライセンス契約作成及びチェック、貴社の登録商標を普通名称の如く説明している出版物の版元に対する通知文書の作成など、商標の普通名称化予防の為の種々のサービスも提供しております。

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 (2)登録商標の使用態様を変更する場合(不使用取消審判対策)

 登録商標は、継続して3年以上使用していなければ、第三者からの取消審判の請求によって登録が取り消されてしまう場合があります。このような取消審判を一般的に「不使用取消審判」といいます。

 登録商標を全く使用していなければ商標登録を取り消されても仕方ないのですが、商標権者が登録商標を使用している「つもり」であったに過ぎず、登録商標の使用とは認められないと判断されることによって商標登録が取り消されてしまう例が少なくありません。

 例えば、商標の表示態様(デザイン)を商標登録した態様から変更する場合。
 登録後に登録商標の書体を商品やサービスのイメージに合わせてその態様を適宜変更・修正することは、ブランド戦略上自然で必要なことであると考えられています。ですので、書体の変更(ゴシック体を明朝体にするなど)程度ならば問題ありません。

 しかし、カタカナで登録した商標をローマ字表記に変更する場合や、他の文字や図形と組み合わせた態様で表示するなどの変更を加える場合には注意が必要です。商標の態様を変更したことにより、不使用取消審判において「登録商標を使用していることにならない」と判断されて登録が取り消されてしまう場合があります。

 以上のようなことから、商標の使用態様を変更する際には、弊所に事前にご相談ください。
商標の使用について幅広い見識を有する弊所の弁理士が、登録商標の不使用問題について的確な対応をアドバイス致します。

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3.財産としての商標の活用

 (1)第三者への使用許諾

 商標権者は、第三者に登録商標の使用を許諾(ライセンス)することができ、商標の使用料(ライセンス料)を得ることができます。
 第三者からライセンスの申し入れがあって、その登録商標を使用させても貴社に特段の不利益がないと判断される場合には、ライセンス料により利益を得ることができます。
 また貴社がその登録商標を使用していない場合には、ライセンシーの使用が不使用取消審判の対策にもなります。

 但し、ライセンシーによる商標の使用が不適切である場合(例えば、商品の品質を誤認させるような状態で使用した場合)には、商標登録が取り消されてしまう場合があります。
このため、登録商標のライセンスに際しては、契約においてライセンシーの使用を適切に管理する必要があります。

 弊所では、これまで多数の商標ライセンス契約について幅広い見識を有する専門の弁理士が、商標ライセンス契約の作成・チェックを致します。

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 (2)商標権の譲渡・質権の設定

 商標権は財産権ですので他人に譲渡することができ、その譲渡対価により経済的利益を得ることができます。
 また、商標権の経済的価値が認められる場合には、その商標権を質権の目的として、つまり担保として、銀行などから融資を受けることができます。
 このような譲渡や質権の設定は、特許庁に備えられる登録原簿に登録されることにより効力が発生し、そのための手続(登録申請)が必要です。

 弊所では、登録申請手続きはもちろんのこと、専門の弁理士が、商標権の譲渡や質権設定の為の契約書作成・チェックを致します。

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4.権利行使

 他人が貴社の登録商標を無断で使用し、しかもその使用する商品が劣悪なものであった場合、貴社の登録商標のブランドイメージは著しく損なわれます。
 また、他人が貴社の登録商標を「真似てやろう」と考えてはおらず、ただ偶然に同一の商標を使用していた場合でも、その他人の商品の問い合わせを貴社が受けたり、貴社の顧客が他人の商品を誤って購入してしまうなどして、貴社に直接・間接の損害が生じる場合があります。
 このような状況を事前・事後に解消するために、他人が貴社の登録商標と同じ商標や、よく似た(類似の)商標を使用している事実が明らかになった場合には、商標権を行使によりその他人の使用を排除すべきです。通常、そのためには内容証明郵便により使用中止の警告書を送付します。

 弊所ではこれまで多数の侵害警告事件を扱ってきました。警告により直ちに使用を中止したケースもあれば、逆に使用許諾を求めてきて使用許諾契約を締結したケースもあります。また、書面のやりとりや話し合いだけでは折り合いがつかず、やむなく裁判を提起したこともあります。

 商標権を行使する局面となった場合には、ぜひ弊所にご相談下さい。
 商標登録手続のみならず、商標に関する各種の契約、警告、侵害訴訟の代理人又は補佐人としての豊富な実務経験を有する弁理士が、80余年の歴史の中で培われた弊所独自のノウハウを活かした的確・適切な対応をご提案致します。

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5.他人の商標権成立の阻止・商標権を消滅させるための手段

 ここからは、貴社が他人の商標権を消滅させる必要が生じた場合についてご説明します。

 商標を出願すれば特許庁で審査が行われますので、貴社の登録商標と同一又は類似の商標を他人が後から出願しても、その出願された商標は貴社の登録商標の存在を理由に登録を拒絶されるはずです。
 しかし、特許庁の審査で拒絶理由が見過ごされ、本来拒絶されるべき商標が登録されてしまう場合があります。先に述べた異議申立制度やここでご説明する無効審判制度は、このような誤った商標登録(過誤登録)を事後的に取消し又は無効として、審査のミス(瑕疵)を是正する為の制度ということができます。
 貴社の登録商標と同一又は類似と判断されるべき商標が誤って商標登録された場合、過誤登録といえども、その商標権者の商標の使用は一応は適法な使用となり、将来、その商標登録が貴社の事業展開の障害となる場合があります。
 また、貴社の登録商標と混同を生じずるおそれのある商標である場合、貴社の営業上の利益が害されるだけでなく、貴社商品のユーザーや取引業者が困惑する原因となります。
 このことから、他人、特に競業他社の商標登録出願動向には常に目を配り、適宜、登録の阻止及び登録の取消し・無効の為の手段を講じるべきです。以下にそのための商標調査と各手続についてご説明します。

 (1)ウォッチング調査(他人の出願動向調査)

 ウォッチング調査とは、出願された全ての商標から特定の検索条件に合致する商標を定期的に調査・ご報告する弊所の調査サービスをいいます。ウォッチング調査では以下のような出願商標をピックアップすることができます。

文字商標

①特定の称呼が生じる商標

②特定人(ex.ライバル会社)が出願した商標

③特定の文字(貴社の登録商標と同一の文字)を含む商標

図形商標

④特定の図形分類コード(ウィーンコード)が付与された商標

 ウォッチング調査により、貴社の登録商標と紛らわしいと思われる商標の出願や業界で普通名称や慣用的に使用されている文字についての出願や、ライバル会社の商標出願の動向を確認することができ、同時に、後述する情報提供や登録異議申立の為の情報収集を行うことができます。

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 (2)情報提供(特許庁に対する拒絶理由情報の提供)

 情報提供とは、特許庁で審査に係属している商標が登録されるべきではない理由(拒絶理由)を特許庁に知らせる手続をいいます。

 「商標調査のメリットと必要性」の項でもご説明しましたが、出願された全ての商標について特許庁が行う実体審査では、主に「識別力の有無」(3条1項各号の要件を満たすか)と「先行商標の有無」(4条1項11号に該当しないか)が審査されます。情報提供は、例えばウォッチング調査により貴社の登録商標と類似の商標が発見された場合に、特許庁に「類似の先行商標があるのでこの出願商標は登録されるべきではないですよ。」という情報を提供して、拒絶理由通知を促す為に行うものです。
 審査官が拒絶理由を見過ごしてしまうおそれも皆無ではありませんので、情報提供により出願商標が商標登録されるべきではない理由を審査官に知らせておく意義はあります。

 なお、情報提供により提出された証拠や出願商標が拒絶されるべき理由は、特許庁審査官が審査において参考とするものであり、情報提供のあった出願に対して必ず拒絶理由が通知されるわけではありません。

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 (3)登録異議申立(他人の商標の過誤登録を取り消すための手段)

 上記「登録異議の申立てを受けた場合」でご説明したとおり、商標が登録された後、その登録商標や権利者(貴社)などの所定の事項が記載された商標公報が発行されます。
 特許庁の審査において拒絶理由が見過ごされ、本来拒絶されるべき商標が過誤登録された場合、例えば、貴社の登録商標と同一又は類似の商標が過誤登録された場合や、業界で誰もが使用する慣用商標が過誤登録された場合には、誰でも、商標公報の発行日から2ヶ月間の異議申立期間にその商標登録を取り消す為の異議申立を行うことができます。

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 (4)無効審判請求(他人の商標の過誤登録等を無効にするための手段)

 他人の過誤登録がその登録後しばらく経ってから確認されることがあります。
 このような場合には、商標登録の無効審判を請求することにより、その商標登録がはじめからなかったこと(無効)にすることができます。
 例えば、貴社の商標の使用に対して他人が商標権に基づき侵害警告をしてきた場合、その登録商標に無効理由があれば(その登録商標が過誤登録であれば)、無効審判を請求することによりその商標登録をはじめからなかったものとして、商標権侵害を解消することができます。
 なお、無効理由の内容によっては、例えば貴社の登録商標と同一又は類似であることを無効理由とする場合には、その過誤登録の日から5年を経過すると無効審判を請求できなくなる点に留意が必要です。

 2005年~2009間のデータによれば、特許庁で1年間に処理される無効審判は170件前後であり、多くの特許事務所にとって馴染みのない、又は、経験のない手続であると思われます。
 また無効審判は、特許庁を争いの場として当事者(登録無効を申し立てた審判請求人と被請求人である商標権者)が互いに主張・立証を行う当事者対立構造(民事裁判と同様の審理構造)が採用されており、主張・立証の攻防には相応の経験が必要な手続といえます。

 弊所はこれまでに何件もの商標登録無効審判事件を代理し、無効審判についても豊富な経験を有しています。
 もし、貴社の登録商標と紛らわしいと判断される登録商標を発見した、又は、貴社の登録商標と類似すると思われる登録商標についての商標権によって侵害警告を受けた場合にはご相談ください。無効審判を熟知した弁理士が無効審判請求の可否も含めた最善の対応をご提案致します。

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 (5)取消審判請求(他人の商標の登録を取り消すための手段)

 商標登録そのものは適法であっても、その後、商標法が定める登録取消しの原因が発生する場合があり、その場合、登録取消しの審判を請求することができます。
 上述した不使用取消審判はその一つです。これ以外にも、例えば他人の登録商標をその他人が故意に貴社の登録商標と類似する態様で使用するなどして貴社の商品と混同を生じるような行為をした場合や、他人の登録商標の使用権者(ライセンシー)が貴社の登録商標と類似する態様で使用するなどして貴社の商品と混同を生じるような行為をした場合にも、その他人の登録商標を取り消すことができます。

 取消審判については、1年間に約1,600件ほど特許庁で処理されており、その大多数が不使用取消審判です。
 そして弊所では、これまで相当数の不使用取消審判事件を代理してきました。
 例えば、商標調査で同一又は類似の登録商標が発見されたとしても、それが過去3年間一度も使用されていない場合には、不使用取消審判請求によりその登録を取消しておき、拒絶理由を事前に消滅させておくことが考えられます。
 また、貴社の出願商標が他人の商標と類似するという理由の拒絶理由を受けた場合、にも、同様の手段により拒絶理由を解消することができます。
 他人の商標登録を取り消したいと考えた場合、取消審判についても豊富な経験を有する弁理士を擁した弊所にぜひご相談下さい。

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